Запитайте у юриста: що треба знати про реєстрацію торгових марок

Питання 1. Як обрати торговельну марку (ТМ)?

Перша порада: до подання на реєстрацію слід перевірити позначення (слово, малюнок або їх композицію) на тотожність та схожість, провівши пошук серед зареєстрованих ТМ та заявок ТМ в Україні. Далі слід оцінити чи заважають виявлені  схожі позначення реєстрації вашої ТМ. Такі дії потребують знань та досвіду, тому рекомендуємо скористатися послугами юристів або патентних повірених, які зможуть порадити як усунути недоліки позначення для набуття розрізняльної здатності.

Популярні підстави для відмови в реєстрації ТМ: (1) описовий характер позначення; (2) позначення вводить в оману споживача.

Описове позначення не має розрізняльної здатності, тому що містить безпосередню вказівку на товар чи послугу, описує його складники чи інші характеристики, має хвалебний характер, абсолютизує властивості цього товару чи послуги тощо. Охорона описового позначення надається за умови, що воно набуло розрізняльної здатності внаслідок тривалого використання (так, наприклад, сталося з ТМ «WINDOWS» для програмного забезпечення, яка описує відображення комп’ютерного софту).

Позначення може ввести в оману, якщо воно містить неправдиві, неправильні відомості щодо якісних характеристик товарів або послуг, їх походження, а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні.

Наприклад, реєструвати позначення «Пшеничний смак» для хлібобулочних виробів – погана ідея, тому що для виробів з пшеничного борошна воно буде описовим (вказує на основний інгредієнт), а для товарів, які не містять пшеничного борошна позначення є оманливим, адже споживач купуватиме товар цієї ТМ, справедливо очікуючи, що він містить пшеницю.

Питання 2. Як зареєструвати ТМ?

Для реєстрації позначення особа подає заявку встановленої форми до Укрпатенту. Заявник може самостійно реєструвати ТМ, але якщо він нерезидент – обов’язково знадобляться послуги патентного повіреного.

Правова охорона ТМ обмежується заявленим позначенням (зображенням, словом, їх поєднанням) та класами товарів та послуг. Інша особа може зареєструвати ідентичне або схоже позначення для неспоріднених товарів та послуг. Для запобігання таким випадкам існують добре відомі ТМ: жодна особа не може зареєструвати таке позначення для товарів та послуг як споріднених, так і неспоріднених. Проте для визнання ТМ добре відомою необхідно надати докази активного використання знака та обізнаності споживачів.

При подачі заявки необхідно оплатити збори за кожен клас товарів та послуг, для якого реєструється позначення (наразі 1 000 грн. за 1 клас). Свідоцтва доведеться чекати близько 14 місяців, але існує можливість прискорити процедуру до 6 місяців – це актуально, якщо ви маєте намір якнайшвидше зареєструвати доменне ім’я в зоні .UA

У разі виявлення експертом Укрпатенту підстав для відмови в реєстрації заявник може подати заперечення. Якщо позначення використовується в обороті, та є відомим для споживача, докази використання можуть стати аргументом на користь позитивного рішення. Остаточну відмову в реєстрації ТМ можна оскаржити до Апеляційної палати ДСІВ України або до суду.

Питання 3. Які складнощі можуть виникнути у зв’язку з цим?

ТМ не повинна бути тотожною або схожою до ступеня змішування із вже зареєстрованими географічними зазначеннями. Власне, тому після набрання законної сили Угодою про асоціацію України та ЄС (з  01.01.2016 р.) на території європейських країн заборонено використовувати більше 3 000 позначень, серед яких популярні «Шампанське», «Коньяк», «Пармезан». Логічною є заборона використання позначень, які вказують на місце виготовлення товару або виробника – це захищає споживача від введення в оману.

Для врахування всіх особливостей радимо скористатися послугами юриста. Такі вимоги обумовлені приєднанням України до зони вільної торгівлі, яка гарантує можливість здійснювати експорт продукції на досить ліберальних економічних умовах. Долучення держави до єдиного з ЄС ринку вимагає задоволення інтересів усіх учасників. Створюючи нове позначення для товару, потурбуйтесь, щоб воно не відтворювало жодне з охоронюваних географічних зазначень.

Досить реальним ризиком є загроза порушення правил добросовісної конкуренції через оманливість ТМ. Використання натяків на склад товару чи послуги, їх властивості, місце виробництва, які потенційно вводять в оману споживачів, може стати підставою для накладення Антимонопольним комітетом України штрафу та заборони подальшого використання позначення. Рекомендуємо зважити ризики перш ніж включати до позначення слова «органічний»/«organic», (якщо відсутні сертифікати), формулювання на кшталт «схвалено/рекомендовано (назва установи)» (якщо таке позначення створюватиме враження експертної перевірки), вказівки на грузинську, італійську тощо приналежність (якщо товар виготовляється в Україні).